Die amerikanische Regel lebt im Patentrecht: „Ausgaben“ enthalten keine USPTO-Gehälter

Die amerikanische Regel lebt im Patentrecht: „Ausgaben“ enthalten keine USPTO-Gehälter


In einer Entscheidung, die Patentanmelder begeistern wird, hat der Oberste Gerichtshof der USA am 11. Dezember 2019 entschieden Peter gegen NantKwest, Inc.(1)Das US-Patent- und Markenamt (USPTO) war nicht berechtigt, anteilige Gehälter für juristisches Personal (im Rahmen des USPTO, Anwaltskosten) als „Kosten“ in Rechtsstreitigkeiten vor Bezirksgerichten zurückzufordern. In einer kurzen Stellungnahme bestätigte der Oberste Gerichtshof die Vermutung der "amerikanischen Regel", dass die Parteien ihre eigenen Anwaltskosten tragen, sofern ein Gesetz nichts anderes vorsieht.

Gesetzliche Grundlage für die USPTO-Erstattung von Ausgaben

Patentanmelder, die eine negative USPTO-Entscheidung prozessieren wollen, haben zwei Möglichkeiten. Eine besteht darin, beim US-Berufungsgericht für den Federal Circuit gemäß 35 USC Berufung einzulegen. § 141. Die andere ist, Klage beim Bundesbezirksgericht im östlichen Bezirk von Virginia gemäß 35 U. S. C. einzureichen. § 145. Beschwerdeführer des Federal Circuit können keine neuen Beweise vorlegen, Bezirksgerichtsstreitigkeiten jedoch.(2) Dieser Unterschied macht einen 35 U.S.C. § 145 Aktion viel komplizierter und teurer. Aus diesem Grund schreibt das Gesetz vor, dass ein Patentanmelder auf diesem Weg die Kosten des USPTO unabhängig vom Ergebnis trägt.(3)

Rechtsstreitigkeiten vor dem Untergericht

NantKwest, Inc., der Patentanmelder, reichte 35 U.S.C. § 145 Klage gegen das USPTO gegen ein negatives USPTO-Urteil. Das USPTO gewann nach einem summarischen Urteil, und der Federal Circuit bestätigte dies.(4) In Übereinstimmung mit 35 U.S.C. Gemäß § 145 beantragte das USPTO die Kosten, bezog jedoch zum ersten Mal in der Geschichte des Statuts die anteiligen Gehälter der USPTO-Anwälte und eines Rechtsanwalts, der an dem Fall beteiligt war.(5)

Das Bezirksgericht lehnte den USPTO-Antrag ab und stellte fest, dass es in der gesetzlichen Sprache nicht genügend Beweise gab, um eine Widerlegung der amerikanischen Regel zu rechtfertigen. Zunächst hob ein Federal Circuit Panel das Amtsgericht mit Dissens auf. Der En banc Federal Circuit stimmte jedoch ab sua sponte um den Fall zu proben, und dann die Platte umgedreht.(6) Der En banc Federal Circuit vertrat die Auffassung, dass die Vermutung der amerikanischen Regel als „Ausgangspunkt immer dann gilt, wenn eine Partei versucht, Gebühren in kontroversen Rechtsstreitigkeiten von einer Seite auf die andere zu verlagern“.(7) Es führte eine gesetzliche Analyse durch und kam zu dem Schluss, dass ein Gesetz, das die Vergabe von „allen Kosten“ vorsieht, keine „spezifische und explizite“ Anweisung des Kongresses zur Verschiebung der Anwaltskosten enthält. (8)

Vermutung, dass die amerikanische Regel gilt

Im Berufungsverfahren prüfte der Oberste Gerichtshof, ob die amerikanische Regel im Fall von Rechtsstreitigkeiten mit dem USPTO vor einem Bezirksgericht gelten sollte. Diese Regel sieht vor, dass "jeder Rechtsstreitige die Gebühren seines eigenen Anwalts zahlt, gewinnt oder verliert, sofern ein Gesetz oder Vertrag nichts anderes vorsieht".(9).

Die Regierung argumentierte, dass die amerikanische Regel nicht anwendbar sei, da die Vermutung nur für die Gesetze der jeweils geltenden Parteien gilt, während 35 US-amerikanische Gesetze gelten. § 145 verlangt die Zahlung von Kosten unabhängig vom Ergebnis. Folglich sagte die Regierung, 35 U.S.C. § 145 unterliegt nicht der amerikanischen Regelvermutung.(10)

Der Oberste Gerichtshof wies diese Argumentation mit folgenden Worten zurück: 1) Der Gerichtshof hat „nie vorgeschlagen, dass ein Gesetz von der Vermutung einer Gebührenverschiebung ausgenommen ist“.(11) und 2) der Gerichtshof "hat" seine Untersuchungen nach der amerikanischen Regel nicht auf die Gesetze der geltenden Parteien beschränkt ".(12)

Der Oberste Gerichtshof stellte weiter fest, dass der Kongress Gebührenumschichtungsgesetze erlassen hat, die für nicht vorherrschende Parteien gelten.(13) Der Gerichtshof bestätigte daraufhin, dass die amerikanische Regel für solche Gesetze gilt.(14)

In Reaktion auf einen Teil eines Dissens des Federal Circuit, der eine 35 U.S.C. § 145 Klage als bloßer Zwischenschritt bei der Erlangung eines Patents Der Oberste Gerichtshof erklärte, dass solche Klagen „alle Merkmale der Art von kontradiktorischen Rechtsstreitigkeiten aufweisen, in denen Gebührenverschiebungen und die Vermutung dagegen üblich sind“.(15) Infolgedessen entschied der Gerichtshof, dass die Vermutung der amerikanischen Regel anwendbar ist.(16)

Keine gesetzliche Grundlage zur Überwindung der Vermutung

Nachdem festgestellt wurde, dass die Vermutung der amerikanischen Regel in 35 US-Bundesstaaten gilt. In § 145 Fällen prüfte der Oberste Gerichtshof, ob es eine gesetzliche Grundlage gab, um die Anwaltskosten zu einer Art erstattungsfähiger „Ausgaben“ zu machen.

ein. 35 U.S.C. § 145 selbst

Der Gerichtshof befasste sich zunächst mit dem Statut selbst und stellte fest, dass kein spezifischer Verweis auf die Anwaltskosten vorhanden ist. Außerdem stellte er fest, dass „(w) das Fehlen eines spezifischen Verweises auf die Anwaltshonorare nicht dispositiv ist, der Kongress einen hinreichend spezifischen und angemessenen Vermerk vorlegen muss ausdrückliche "Angabe seiner Absicht, die Vermutung der amerikanischen Regel gegen Gebührenverschiebung zu überwinden".(17) Der Gerichtshof stellte fest, dass "(t) der Verweis auf" Kosten "in § 145 keine Anwaltskosten mit der Art von" Klarheit "hervorruft, die wir benötigen, um von der amerikanischen Regel abzuweichen".(18)

Der Gerichtshof ging verschiedene Wörterbuchdefinitionen für „Ausgaben“ durch und stellte fest, dass „diese Definitionen zwar ausreichend sind, um Anwaltskosten einzuschließen, das bloße Versäumnis, eine Honorarvergabe abzuschließen,„ die Gerichte weder ausdrücklich noch ausdrücklich zur Verlagerung (Gebühren) ermächtigt “.(19) Der Gerichtshof fuhr fort: „Das Lesen des Begriffs„ Kosten “neben benachbarten Wörtern in der Satzung unterstützt jedoch eine Schlussfolgerung, die Anwaltskosten aus dem Anwendungsbereich von § 145 ausschließt.“(20)

Unter Berücksichtigung der Definitionen von Rechtswörterbüchern in einem eher rechtlichen Kontext stellte der Gerichtshof fest, dass die Definitionen „darauf hindeuten, dass die Verwendung von„ Kosten “in § 145 nicht allgemein so verstanden worden wäre, dass sie die Anwaltskosten bei ihrem Inkrafttreten einschließt“.(21)

In Bezug auf den Verweis von § 145 auf „alle“ Ausgaben kam der Gerichtshof zu dem Schluss: „Obwohl das Wort Breite vermittelt, kann es„ Ausgaben “nicht umwandeln, um einen Aufwand zu erzielen, den es sonst nicht einschließen würde.“(22)

b. "Ausgaben" in anderen Statuten

Der Oberste Gerichtshof prüfte dann andere Gesetze, in denen erstattungsfähige Ausgaben erwähnt werden, und stellte fest, dass die Gesetze entweder keine Angaben zu den Anwaltskosten enthalten oder diese ausdrücklich als separate Kategorie erwähnen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung hat der Hof zwei unterschiedliche Feststellungen getroffen. Erstens zeigt das Auftreten von „Kosten“ und „Anwaltskosten“ in verschiedenen Gesetzen, die die Prozesskosten verschieben, dass der Kongress die Begriffe als „verschieden und nicht inklusive voneinander“ versteht.(23) Soweit in einem Gesetz die Anwaltskosten als Teilmenge der Kosten aufgeführt sind, „zeigen sie nur, dass die„ Kosten “die Anwaltskosten enthalten können, wenn dies so definiert ist“.(24) Der Gerichtshof kam zu dem Schluss: "Einfach ausgedrückt, der Begriff" Kosten "allein hat in der üblichen gesetzlichen Verwendung niemals eine Genehmigung von Anwaltshonoraren mit ausreichender Klarheit zur Überwindung der Vermutung der amerikanischen Regel in Betracht gezogen."(25)

c. Die gesetzgebende Geschichte von § 145

Schließlich befasste sich der Gerichtshof mit der Gesetzgebungsgeschichte des Patentgesetzes und stellte fest, dass „das Patentamt, der Vorgänger der PTO, sein Personal ursprünglich aus Beträgen bezahlt hatte, die von Gegenparteien in Rechtsstreitigkeiten eingezogen wurden, oder dass das Amt ursprünglich sogar Anwälte beschäftigte“.(26) Der Gerichtshof unterschied auch zwischen „Kosten“ des Amtes und den „Kosten“ eines Verfahrens nach § 145.(27) Ferner stellte der Gerichtshof fest, dass das USPTO zuvor keine Anwaltskosten gemäß § 145 beantragt hatte.(28) Schließlich stellte der Gerichtshof fest, dass das Patentgesetz selbst speziell auf eine Bestimmung für Anwaltskosten in 35 US-Bundesstaaten verweist. § 285, auf den in anderen Teilen des Gesetzes Bezug genommen wird.(29) Das Fehlen einer klaren Absicht des Kongresses in § 145 veranlasste den Gerichtshof, die Lektüre des Statuts abzulehnen, um „gegen grundlegende Vorschriften des Gewohnheitsrechts zu verstoßen“.(30)

Imbissbuden

Die amerikanische Regel lebt im Patentrecht. Patentanmelder werden aufatmen, da die Zahlung von PTO-Anwaltskosten (in Form von anteiligen Gehältern für juristisches Personal) nicht Teil der Kosten für die Erlangung eines Patents ist. Die Feststellung des Obersten Gerichtshofs ist jedoch nicht überraschend. Nach Ansicht der meisten Anwälte hätte ein bloßer Verweis auf „Kosten“ oder „alle Kosten“ in einem Gesetz keine Gedanken über Anwaltskosten ausgelöst. Das USPTO selbst hat viele Jahre lang keine „Ausgaben“ in einer Klage nach § 145 zur Deckung der Anwaltskosten interpretiert. Die offensichtliche vorherige Auslegung des Statuts durch die Agentur (mit dem Fehlen einer umfassenderen Auslegung über einen Zeitraum von mehreren Jahren) hätte das Ergebnis bestimmen müssen. Jetzt, da der Oberste Gerichtshof gesprochen hat, sollte das Thema jedoch nicht erneut zur Sprache kommen, es sei denn, es ist eine unwahrscheinliche gesetzliche (und durchaus gegen Patente gerichtete) Änderung.

(1) 2019 US LEXIS 7522 (11. Dezember 2019).

(2) Kappos v. Hyatt566, US 431, 434, 435 (2012).

(3) Patentanmelder müssen "(a) alle Kosten des Verfahrens" bezahlen. 35 U.S.C. § 145.

(4) NantKwest, Inc. gegen Lee686 Fed. Appx. 864 (2017).

(5) Peter v. NaniKwest, Inc., 2019, US LEXIS 7522, * 5-6 (11. Dezember 2019).

(6) NantKwest, Inc. gegen Iancu898 F.3d 1177 (2018).

(7) Ich würde. bei 1184.

(8) Ich würde. bei 1196.

(9) Peters, 2019, US LEXIS 7522 at * 7.

(10) Ich würde. um 8.

(11) Ich würde.

(12) Ich würde.

(13) Ich würde. um 9 (Zitieren Sebelius v. Cloer569, US 369, 371, 372 (2013)).

(14) Ich würde.

(15) Ich würde. um 10.

(16) Ich würde.

(17) Ich würde. bei * 10-11 (Zitieren Key Tronic Corp. gegen Vereinigte Staaten511, US 809, 815 (1994) und Alyeska Pipeline Service Co. gegen Wilderness Society421, US 240, 260 (1975).

(18) Ich würde. um 11 (Zitieren Baker Botts L.L.P. v. ASARCO LLC576, US 121, ___, 135 S. Ct. 2158, 192 L. Ed. 2d 208, 214 (2015)).

(19) Ich würde.

(20) Ich würde. um * 11-12.

(21) Ich würde. um 12.

(22) Ich würde. (Zitieren Rimini Street, Inc. gegen Oracle USA, Inc.586, US ___, ___, 139 S. Ct. 873, 203 L. Ed. 2d 180, 188 (2019)).

(23) Ich würde. bei * 13.

(24) Ich würde. bei * 14.

(25) Ich würde. um * 15.

(26) Ich würde. (unter Berufung auf das Gesetz vom 4. Juli 1836, § § 9, 5. Stat. 121).

(27) Ich würde. bei * 15-16.

(28) Ich würde. bei * 16.

(29) Ich würde.

(30) Ich würde. (Zitieren Vereinigte Staaten v. Rodgers461, US 677, 716 (1983).



Source by [author_name]

Hinterlasse einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.