Es ist gedruckt, aber ist es veröffentlicht? Die PTAB erweitert ihre Diskussion über den Stand der Technik

Es ist gedruckt, aber ist es veröffentlicht? Die PTAB erweitert ihre Diskussion über den Stand der Technik


Nach der Auswahl des Precedential Opinion Panels des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) von Hulu, LLC gegen Sound View Innovations, LLC(1) Als Präzedenzfall erließ die PTAB am 23. Januar 2020 eine Entscheidung ohne Präzedenzfall Cisco Systems, Inc. gegen Centripetal Networks, Inc.(2) Im CiscoDas PTAB lieferte noch mehr Diskussionen über Kriterien zur Bestimmung, ob ein gedrucktes Dokument – in diesem Fall ein Benutzerhandbuch – als Stand der Technik gegen Patentansprüche qualifiziert werden kann, die in einem PTAB-Nacherstellungsverfahren angegriffen werden.

Rechtliche Standards für die Zugänglichkeit der Öffentlichkeit

Cisco Dabei ging es unter anderem darum, ob es sich bei dem Benutzerhandbuch eines Produkts um eine „gedruckte Veröffentlichung“ im Sinne des Patentgesetzes handelt.(3) Bei der Erörterung des Problems in CiscoDie PTAB zitierte alle die gleiche Rechtsprechung wie in der Hulu Entscheidung.(4)

Ob es sich bei einem Dokument um eine gedruckte Veröffentlichung handelt, hängt davon ab, ob es „öffentlich zugänglich“ ist.(5) Die öffentliche Zugänglichkeit ist eine faktenbezogene Bestimmung.(6) Es gibt zwei grundlegende Arten der öffentlichen Zugänglichkeit. Eine basiert auf der Durchsuchbarkeit (z. B. in einer Datenbank oder in einem ordnungsgemäß indizierten Bibliothekskatalog).(7) und eines basiert auf Verbreitung (zum Beispiel auf einer Konferenz oder Messe).(8) Allgemein gilt: "Eine bestimmte Referenz ist" öffentlich zugänglich ", wenn hinreichend nachgewiesen wird, dass ein solches Dokument verbreitet oder anderweitig verfügbar gemacht wurde, sofern Personen, die an dem Gegenstand oder der Kunst interessiert sind und über angemessene Sorgfalt verfügen, dies feststellen können."(9)

Die zur Verbreitung eines Dokuments verwendete Technologie kann die Feststellung beeinflussen, ob das Dokument als "gedruckte Veröffentlichung" qualifiziert ist.(10) Es ist nicht erforderlich, dass ein Petent „feststellt, dass bestimmte Personen tatsächlich auf ein Werk zugegriffen haben oder ein Werk erhalten haben, um nachzuweisen, dass das Werk öffentlich zugänglich war“.(11) "In der Tat kann eine beschränkte Verbreitung ein Werk unter bestimmten Umständen öffentlich zugänglich machen."(12)

Das Sourcefire-Benutzerhandbuch

Der Petent, Cisco Systems, Inc., berief sich auf ein Benutzerhandbuch für ein Produkt namens Sourcefire 3D-System, um zu behaupten, dass alle angegriffenen Patentansprüche nicht patentierbar seien. Um den Status des Sourcefire-Handbuchs als Stand der Technik zu untermauern, übermittelte Cisco eine Erklärung von Sourcefires ehemaligem Documentation Manager und Director of Technical Publications and Certifications. Mit dieser Erklärung legte Cisco Nachweise für Folgendes vor:

  • Zu jedem von Sourcefire verkauften Produkt gehörte eine Kopie des Sourcefire-Handbuchs auf Dokumentationsdisketten.(13)
  • Das Sourcefire-Handbuch stand zum Download für Personen zur Verfügung, die ein Login und ein Passwort von Sourcefire, Inc. auf die Support-Website erhalten hatten.(14)
  • Ungefähr 586 Kunden kauften das Sourcefire 3D-System von April 2011 bis März 2013 und hatten Zugriff auf das Sourcefire-Handbuch.(15)
  • Das Sourcefire-Handbuch wurde ungefähr im April 2011 auf der kundenseitigen Support-Website von Sourcefire veröffentlicht.(16)

Demgegenüber machte der Patentinhaber Centripetal Networks, Inc., unter anderem geltend, dass die Anforderungen an Login / Passwort und die Verteilung der Datenträger „nur an einen kleinen Teil der Öffentlichkeit (586 Kunden)“ nicht ausreichen, um die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit zu belegen.(17) Centripetal argumentierte auch, dass Cisco nicht nachgewiesen habe, dass ein Durchschnittsfachmann „Sourcefire durch bloße angemessene Sorgfalt gefunden hätte oder hätte finden können“.(18) Als Beweis für die mangelnde öffentliche Verfügbarkeit führte Centripetal das Fehlen einer Indexierung des Handbuchs und den Mangel an Nachweisen für die Verfügbarkeit für Nichtkunden an.(19) Centripetal verwies auch auf die hohen Kosten des Sourcefire 3D-Systems, die die Feststellung der öffentlichen Zugänglichkeit stark beeinträchtigten.(20)

Die PTAB-Analyse

Das PTAB stellte fest, dass das Sourcefire 3D-Benutzerhandbuch öffentlich zugänglich war, und bemerkte, dass der öffentliche Verkauf des zugrunde liegenden Produkts und die Aufnahme einer Kopie des Handbuchs bei jedem Verkauf umstritten waren.(21) Die PTAB stellte auch fest, dass die Anzahl der Verkäufe (586 über zwei Jahre) nicht die Feststellung stützte, dass die Verkäufe beschränkt oder die Kosten unerschwinglich hoch waren.(22) Auch für Kunden bestand keine Geheimhaltungspflicht.(23)

Darüber hinaus stellte die PTAB fest, dass 586 Verkäufe, von denen jeder eine Kopie des Handbuchs enthielt, „die Anzahl der nach dem maßgeblichen Verbreitungsgesetz für gedruckte Veröffentlichungen anerkannten Veröffentlichungen bei weitem übersteigen“, wobei diese kommerzielle Verbreitung und nicht nur die kostenlose Verbreitung erwähnt wurden zählt zur Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit.(24) Dieser letzte Punkt ist intuitiv sinnvoll, da ein Buch, eine Zeitschrift, eine Aufzeichnung oder ein anderes kommerziell vertriebenes Produkt nicht weniger öffentlich ist, da ein entsprechender Preis vorliegt.

Als Beweis für die Zugänglichkeit für Durchschnittsfachleute verwies der PTAB auf die regelmäßige Werbung von Sourcefire für die Fähigkeiten seines Produkts und auf den Status der Kunden als "an Netzwerksicherheitsprodukten interessierte Unternehmen, einschließlich Durchschnittsfachleuten". .(25)

In Bezug auf die Indexierung stellte das PTAB fest, dass das Handbuch ausreichend verbreitet wurde, um das Erfordernis der Durchsuchbarkeit zu überwinden.(26) Darüber hinaus vertrat die PTAB die Auffassung, dass in diesem Fall die tatsächliche Verteilung, auch wenn sie „nur“ an Kunden erfolgt, für die öffentliche Verfügbarkeit ausreicht, da das Handbuch ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit an alle Käufer ging und die Erlaubnis zur Weitergabe des Handbuchs an Nicht-Kunden erteilt wurde -Kommerzielle Zwecke.(27)

In Bezug auf die Kosten stellte die PTAB schließlich fest, dass es keine Beweise dafür gab, dass ein interessierter Handwerker die Kosten für den Erwerb des Handbuchs durch den Kauf eines Produkts für zu hoch befunden hätte.(28)

Imbissbuden

Die Vorbereitung und Einreichung einer Post-Issuance-Petition bei der PTAB ist teuer. Die PTAB hält sich strikt an die Beweisregeln des Bundes, vielleicht sogar strenger als ein Bezirksgericht oder eine andere Verwaltungsbehörde (zum Beispiel die Internationale Handelskommission). Dementsprechend sollte eine Partei, die ein anderes Dokument als eine US-amerikanische oder ausländische Patentveröffentlichung als Stand der Technik verwenden möchte, vor dieser Vorbereitung und Einreichung prüfen, ob es möglich ist, nachzuweisen, dass das Dokument als gedruckte Veröffentlichung qualifiziert ist. Das Hulu Entscheidungsräte, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition einen Beweis vorlegen. Das Cisco Entscheidung bietet ein potenziell flexibles Beispiel dafür, wie ein Dokument als gedruckte Publikation qualifiziert werden kann.

(1) 2019 Pat. App. LEXIS 11904 (Pat. Tr. & App. Bd., 20. Dezember 2019); öffentlich zugängliche Version unter IPR2018-01039, Papier Nr. 29, 20. Dezember 2019.

(2) IPR2018-01436, Papier Nr. 40, 23. Januar 2020.

(3) 35 U.S.C. § 102 (a) (1).

(4) Vergleichen Sie 2019 Pat. App. LEXIS 11904 bei * 7-9 mit IPR2018-01436 am 21-23.

(5) IPR2018-01436 bei 21 (Zitieren Nobel Biocare Servs. AG gegen Instradent USA, Inc., 903 F.3d 1365, 1375 (Fed. Cir. 2018)).

(6) Ich würde.

(7) Ich würde. um 21-22 (Zitieren In wieder Lister583 F.3d 1307, 1315 (Fed. Cir. 2009)).

(8) Ich würde. um 22 (unter Berufung auf Medtronic, Inc. gegen Barry891 F.3d 1368, 1381 (Fed. Cir. 2018)).

(9) Ich würde. (Zitieren SRI International, Inc. gegen Internet Sec. Sys., Inc.511 F.3d 1186, 1194 (Fed. Cir. 2008)).

(10) Ich würde. um 22-23 (Zitieren Samsung Elecs. Co. v. Infobridge Pte. GmbH.929 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2019)).

(11) Ich würde. bei 23 (Zitieren Samsung929 (F.3d 1363, 1372).

(12) Ich würde. (Zitieren Samsung).

(13) Ich würde. um 23.

(14) Ich würde.

(15) Ich würde. um 24.

(16) Ich würde.

(17) Ich würde. bei 24-25.

(18) Ich würde. bei 25.

(19) Ich würde.

(20) Ich würde.

(21) Ich würde.

(22) Ich würde. bei 25-26.

(23) Ich würde.

(24) Ich würde. bei 26-27.

(25) Ich würde. bei 27-28.

(26) Ich würde. bei 28.

(27) Ich würde. bei 28-29.

(28) Ich würde. bei 31.



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